平成24年1月27日、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の権利範囲の解釈が示される判決が知財高裁でありました。判決の要旨はこちらをご覧ください。
http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/g_panel/10043.pdf
特許の世界では、物を特定するときにその物の製法で構造を特定することがあります。この製法により特定された権利範囲のことを「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と呼んでいます。今回の判決では、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の権利範囲について以下のような判断がなされました。
原則
物「Ａ」を製法以外で特定できる場合（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）
権利内容：製法によって特定された物「Ａ」
係 争 物：製法が異なるが物「Ａ」と同じ物「Ａ１」
判 断：非侵害（Ａ≠Ａ１）
例外
物「Ａ」を製法以外で特定できない場合（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）
権利内容：製法によって特定された物「Ａ」
係 争 物：製法が異なるが物「Ａ」と同じ物「Ａ１」
判 断：侵害（Ａ＝Ａ１）
従来の通説や審査基準は、製法にかかわらず、物「Ａ」と物「Ａ１」とが同じであるかどうかを判断基準としていました。要するに、上記の原則と例外が逆でした。
今回の判例によれば、特許権者は、物「Ａ」を製法以外で特定できないことを証明すれば、侵害（Ａ＝Ａ１）を主張できることになります。しかし、あらゆる分析方法などを駆使すれば、物「Ａ」を製法以外で特定できるかも知れませんので、悪魔の証明と同じでこの証明は極めて難しいのではと思っています。
私は、出願権利化をする立場ですから、権利範囲が広く解釈される従来の通説の方が有り難いです(^_^;) 特許庁の審査基準などにも影響があると思われますので、帰趨について注目しています。
